La acción de cancelación por no uso en Colombia

Santiago Restrepo

Daniel Albornoz

El no uso de una marca para los productos o servicios sobre los cuales se solicitó puede ser sancionado con la cancelación de su registro.

Los artículos 165 a 168 de la Decisión Andina 486 del 2000, proferida por la Comunidad Andina de Naciones (CAN), regulan la figura de la cancelación del registro marcario por no uso. Por un lado, el artículo 165 consagra que esta acción aplica cuando, sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros por parte de su titular, de un licenciatario o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie una acción de cancelación por no uso. Por su parte, el artículo 166 define lo que se entiende como uso de una marca, mientras que el artículo 167 dispone que la acción de cancelación se hará a petición de parte, correspondiéndole al titular del registro la carga de la prueba de su uso y señalando de manera enunciativa posibles medios probatorios. Finalmente, el artículo 168 establece que quien obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro, el cual podrá invocar en el término previsto en dicha norma.

De las disposiciones previamente citadas se considera pertinente plantear los siguientes puntos:

1. Cualquier persona podrá presentar una acción de cancelación por no uso de una marca en los eventos en los cuales crea que el titular no ha hecho uso de ella, durante los tres años consecutivos precedentes, esto es, aproximadamente un tercio del tiempo de protección (10 años) al que hace referencia el artículo 152 de la norma andina;
2. En virtud del mencionado artículo 165, la acción de cancelación por no uso podrá ser enervada si el titular logra probar que ha hecho uso de su marca en cualquiera de los países miembros de la CAN, aun cuando la marca no haya sido utilizada en el país en donde se solicitó su cancelación.  
3. La tasa que cobra la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia para el año 2021 por iniciar una acción de cancelación por no uso en una clase es de $ 1.948.000 y por cada clase adicional la tasa es de $ 974.500, siendo las tasas más onerosas en materia de propiedad industrial en el país y un factor que desincentiva el uso de esta importante figura.

Al analizar la normativa que regula la cancelación de un registro marcario en Colombia, se advierte un proteccionismo exagerado en favor de su titular, toda vez que este adquiere una protección jurídica por la tercera parte del periodo que otorga el registro, aun cuando no utilice la marca incluso en el territorio en el cual se solicita la cancelación, siempre y cuando la haya utilizado en algún otro país de la Comunidad Andina.

Así las cosas, se considera que dicha regulación implica la constitución de una barrera injustificada de entrada al mercado, en perjuicio de quienes sí utilizan o tienen la posibilidad de utilizar esa misma marca; quienes se ven obligados a modificar sus diseños, a negociar con quienes detentan la titularidad de la marca a pesar de no utilizarla o a iniciar acciones de cancelación que, además de onerosas, resultan inciertas.

Frente al registro marcario y la utilización de la marca se considera pertinente revisar figuras como la “declaración de uso”, “declaración y prueba de uso en el comercio” e “intento de uso” consagradas en otras legislaciones, las cuales promueven la protección marcaria a quien realmente la utiliza.

Declaración de uso

A diferencia del régimen colombiano, países como Argentina y México han instaurado la figura de la “declaración de uso” de una marca, según la cual el titular de un registro tiene la obligación de declarar ante la autoridad competente de su país el uso real y efectivo de su marca sobre los productos y/o servicios identificados.

Por un lado, el artículo 26 de la Ley 22.362 (Ley de Marcas y Designaciones) de Argentina y la Resolución INPI No. 123/2019 expedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), consagran la carga que tiene el titular del registro de una marca para que una vez cumplido el quinto año de concedido dicho registro, y antes del vencimiento del sexto año, presente una declaración jurada respecto del uso que hubiese hecho de la marca hasta ese momento. Las disposiciones solo exigen una declaración de uso, por lo que su titular no deberá acreditar o presentar prueba de ello, pero también establecen que la falta de presentación de esa declaración de uso constituye una presunción legal de que la marca no fue utilizada y por lo tanto imposibilita la renovación de su registro. Cabe aclarar que la presentación tardía de dicha declaración es admisible, siempre y cuando se pague una sobretasa anual acumulable.

En México, la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en su artículo 233, estableció la obligación que tiene el titular de una marca de declarar su uso real y efectivo, indicando los productos y/o servicios específicos a los que se aplica. La declaración deberá ser presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro. En caso de que el titular no declare el uso mencionado, el registro de la marca caducará de pleno derecho, sin que se requiera declaración alguna por parte del IMPI.

Declaración y prueba uso en el comercio

Estados Unidos también ha implementado el uso de la marca como requisito para su otorgamiento. Pero a diferencia de México y Argentina, solicita un medio probatorio por medio del cual se demuestre el uso en el comercio. Dicha prueba debe ser aportada al momento de solicitar el registro sobre los productos y/o servicios que se pretenden identificar en la solicitud que se presenta ante la United States Patent and Trademark Office (USPTO).

De otra parte, se puede acudir a la figura del “intento de uso” en los casos en que el solicitante no ha hecho uso en el comercio de la marca que pretende registrar, pero tiene intenciones de hacerlo. El intento de uso permite al interesado reservar sus derechos de marca mientras prepara el lanzamiento de sus productos y/o servicios en el comercio, para lo cual tendrá un término de 6 meses, en el que deberá aportar cualquier medio de prueba que permita acreditar el uso de la marca en los productos y/o servicios que ha solicitado. Si vencido ese plazo el solicitante no ha aportado ningún material probatorio, la USPTO podrá declarar desierta la solicitud de registro o conceder una prórroga por un periodo adicional de 6 meses, hasta por 5 veces (36 meses) y siempre que encuentre fundamento razonable para su extensión.

Adicionalmente, el titular de una marca en Estados Unidos deberá presentar una declaración y prueba de uso en el comercio de una marca en tres ocasiones:

1) Durante el quinto año posterior al registro o dentro de un periodo de gracia de 6 meses luego de que se hubiese cumplido el sexto año.

2) Durante el noveno año posterior al registro o dentro de un periodo de gracia de 6 meses luego de que se hubiese cumplido el décimo año.

3) Durante el décimo noveno año posterior al registro o dentro de un periodo de gracia de 6 meses luego de que se hubiese cumplido el veinteavo año. Se deberá cumplir con dicho requerimiento cada 10 años.

En caso que no se presenten los documentos solicitados en estos tres eventos la marca será cancelada.

Conclusión

Si nos remitimos a un estudio comparado del derecho marcario, es evidente que Colombia se encuentra un paso atrás por la falta de herramientas innovadoras en la materia. La acción de cancelación por no uso pudo haber sido la figura más idónea para el momento en que se redactó la Decisión Andina 486 del 2000, pero hoy en día queda corta para la realidad de un comercio dinámico.

Los efectos que la figura trae para el mercado y el mismo daño que le hace a la esencia misma de la marca, que supone el no uso de un signo para identificar productos y/o servicios, deben servir de base para que en Colombia se empiecen a implementar el uso de otras figuras como la declaración de uso o la prueba de uso.

Frente a esto último, terminamos resaltando que no existe disposición andina que prohíba a Colombia aplicar dicha medida a lo interno del territorio. Así como sucede en materia de derechos de autor, Colombia debería tener una normativa propia que permita complementar los vacíos que traen consigo las disposiciones del régimen marcario de la Decisión 486 del 2000, entre ellas, la obligación de uso de una marca en el comercio.