Los retos en los procesos de infracción de marcas no tradicionales en Colombia

Juan Pablo Cadena Sarmiento        

Socio de Brigard Castro

Cristian Sarmiento

Asociado de Brigard Castro

El pasado 10 de septiembre, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina planteó algunas directrices sobre la confusión, coexistencia e infracción entre marcas tridimensionales y diseños industriales, a través de la Interpretación Prejudicial 476-IP-2019. Esta interpretación nos permite analizar el desarrollo del derecho marcario en Colombia y los retos que ha causado a los jueces nacionales, al momento de declarar la infracción de las llamadas “marcas no tradicionales”.

Desde sus inicios, el derecho de la propiedad intelectual se presentó como una respuesta a los desarrollos sociales, económicos y tecnológicos de los Estados, siempre en búsqueda de la generación de valor a través de la creación de bienes intangibles. Dentro de estos bienes, las marcas surgen como signos que pretenden distinguir un producto o servicio de otro, en pro del interés colectivo, a saber: de los productores, quienes crearán un vínculo y reputación entre sus marcas y el producto o servicio que identifican, y de los consumidores, quienes podrán adquirir dicho producto o servicio de un mismo empresario.

El derecho marcario ha sufrido una serie de transformaciones significativas desde el siglo XIX y hasta el siglo XXI. Pasó de la protección del nombre y apellido de las personas como único identificador del origen empresarial a reconocer que una marca puede identificar productos y servicios; a estar constituida por una o varias palabras, gráficos o la combinación de estos, e, incluso, a que signos no tradicionales pueden ser protegidos como marcas (por ejemplo, colores, olores, formas, texturas, posiciones, gestos, animaciones, etc.).

El registro de marcas no tradicionales es permitido a través de la Decisión 486 del 2000, siempre que se cumplan los requisitos de distintividad y representación gráfica. En Colombia, esta norma se encuentra complementada por las disposiciones relativas al registro de las marcas no tradicionales, consagradas en el título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, modificada recientemente por la Resolución 59671 del 25 de septiembre del 2020.

Jurisprudencia

Aunado a lo anterior, nuestra jurisprudencia nacional y comunitaria andina ha ahondado en los supuestos que deberán ser analizados para valorar la infracción de marcas no tradicionales. Un caso reciente que demuestra los desafíos para los jueces en la protección de marcas no tradicionales se encuentra en el proceso promovido por Societe De Produits Nestlé S. A. y Nestlé de Colombia S. A. contra Jerónimo Martins Colombia SAS (Exp. 18-308488, tramitado ante la Superintendencia de Industria y Comercio), en virtud del cual se alegó la infracción de la marca de color Verde Pantone 361 C. Pese a que este proceso terminó por transacción el pasado 17 de marzo, en el decreto de medidas cautelares fue analizado el concepto de marca de color, el alcance de su protección y los supuestos a ser considerados para determinar si un determinado empaque podría constituir riesgo de confusión o no, por el uso predominante de un color verde similar.

El segundo caso ampliamente debatido sobre la infracción de marcas no tradicionales es el analizado por el Tribunal de Justicia en la Interpretación Prejudicial 476-IP-2019. Se trata de un proceso por infracción marcaria promovido por Crocs Inc. contra Evacol SAS (Exp. 11001319900120163091704, decidido en favor de la demandante en primera instancia, actualmente en trámite de apelación ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá), en relación con la infracción del icónico diseño de zapatilla de goma tipo zueco registrado como marca tridimensional por Crocs Inc.

Este caso plantea discusiones sobre la protección de marcas tridimensionales (aquellas que pueden consistir en formas de productos, envases, envoltorios, etc.), su infracción y coexistencia con diseños industriales (elementos de la apariencia de un producto utilitario, que cumplen una función meramente estética), registrados a nombre de distintos titulares. En este punto debe tenerse en cuenta el concepto de zonas limítrofes en la propiedad intelectual, desarrollado por Ricardo Antequera Parilli, consistente en que un determinado producto puede ser protegido a través de dos o más ramas de la propiedad intelectual: en este caso, como marca tridimensional o como diseño industrial, siempre que se cumplan los requerimientos de cada una de estas ramas (distintividad y novedad).

¿Coexistencia de marcas?

Sobre la posible coexistencia de marcas y diseños industriales, el tribunal analizó la posibilidad de que existan dos titulares distintos sobre una marca tridimensional y un diseño industrial, que recaigan sobre un mismo producto, como se discute en el caso de Crocs Inc. contra Evacol SAS. En este escenario, siempre que se presente confusión en los consumidores, el juez debería privilegiar el registro más antiguo, aplicando el principio de “primero en el tiempo, primero en el derecho”. No obstante, esta interpretación no podrá ser absoluta, dado que, en principio, el registro de un determinado derecho de propiedad industrial se presume válido y otorga determinados derechos de usar, autorizar y prohibir, de acuerdo con la referida Decisión 486 del 2000.

Todo lo anterior nos permite concluir que el derecho marcario se encuentra en constante cambio. De esta forma, ante una regulación ambigua o poco desarrollada respecto de la infracción a los derechos de marcas no tradicionales, los jueces tendrán que adaptarse y determinar, en cada caso, el tratamiento que darán a estas, como se ha venido realizando en relación con las marcas de color y las marcas tridimensionales.