Los acuerdos de coexistencia marcaria: ¿una conducta restrictiva de la competencia?

Felipe Abello Monsalvo

Socio de Abello Abogados

Los acuerdos de coexistencia marcaria son contratos suscritos por personas naturales o jurídicas, en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, con el objeto de permitir la comercialización de productos y/o servicios por diversos titulares[1] de marcas iguales o similares entre ellas[2]. Sirven, entre otras cosas, para que el solicitante, dentro de la petición de registro de una marca ante la oficina nacional competente, proponga un contexto de negociación con el titular de una marca registrada que ha servido de base para la oposición o la oficiosa negación del registro, con el fin de garantizar la concesión de la marca. 

El artículo 159 de la Decisión Andina 486 del 2000 establece los requisitos para la aprobación de los acuerdos de coexistencia: (i) la existencia en la subregión de registros de marcas idénticas; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de estas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente y (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia[3].

Renuncia o limitación de derechos

Este acuerdo constituye una renuncia o limitación de derechos y de ahí que su validez dependa de la aprobación por la autoridad competente para que esta lo pueda negar de oficio, en caso de que genere confusión en el mercado y se afecte con él a los consumidores[4]. También con el fin de salvaguardar el interés general, evitando que el consumidor sea inducido en error, cuando las marcas coexistentes sean entre sí confundibles, puesto que siempre habrá que primar el interés general de los consumidores sobre el interés particular de los empresarios contratantes[5]. En Colombia, la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es la encargada de aprobarlos o improbarlos.

Otro instrumento que sirve para resolver las dificultades que se presentan en una solicitud de registro de marca es la audiencia de facilitación establecida por la SIC en los procesos de registros de marca. Esta puede ser citada por las partes interesadas, de manera conjunta o por la SIC de oficio, antes de la decisión de primera instancia, para lograr acuerdos que permitan la coexistencia de marcas en pugna. Los acuerdos de comercialización se diferencian de esta audiencia en que pueden ser presentados en segunda instancia y en que las funciones establecidas en el Decreto 4886 del 2011 no hacen referencia específica a aquellos, pero sí a las audiencias de facilitación, estableciendo que le corresponde a la Dirección de Signos Distintivos adelantarlas y como función de la Delegatura presentar el acta de audiencia para aprobación al Superintendente de Industria y Comercio.

Los límites

Por su parte, una de las prácticas restrictivas de la competencia es la suscripción de acuerdos o convenios entre dos o más empresas que restrinjan o distorsionen la competencia en los términos del artículo 1º de Ley 155 de 1959 o según el numeral 2º del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992: los que tengan por objeto o como efecto determinar las condiciones de venta o comercialización discriminatoria con terceros. En ese sentido, conviene preguntarse: ¿los acuerdos de coexistencia marcaria constituyen una conducta restrictiva de la competencia?

En la regulación comunitaria, se estableció el acuerdo de coexistencia marcaria para la subregión, es decir, dos marcas iguales o similares registradas en dos diferentes países miembros, no en el mismo territorio. Con ello, y en principio, se evita que se configure el elemento geográfico para definir el análisis del mercado relevante y así determinar la existencia o no de los demás supuestos para la configuración de un acuerdo restrictivo de la competencia. Comoquiera que las partes en un acuerdo de coexistencia no pertenecen al mismo mercado relevante, no pareciera constituir un acuerdo restrictivo de la competencia. No obstante, se resalta que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en muchas de sus interpretaciones prejudiciales, se refiere al acuerdo de coexistencia como instrumento del “que se valen los empresarios que compiten en el mercado”, suponiendo así la competencia entre ellos.

Acuerdos locales

Situación diferente es que se pretenda presentar para aprobación en la SIC el acuerdo de coexistencia marcaria en el mismo país. Ejemplo de ello es el número significativo de solicitudes de aprobación de acuerdos negados por la SIC[6]. Todos comparten la característica en común de que sus partes son colombianos. Al margen de que la Delegatura para la Propiedad Industrial no tenga dentro de sus funciones analizar o no el impacto en la competencia, sino velar por la protección del consumidor, la exigencia del requisito de que para ser aprobado por la autoridad las partes deben tomar previsiones necesarias para evitar la confusión del público genera el riesgo de que, por efecto, el acuerdo sea restrictivo de la competencia.

En efecto, un acuerdo de coexistencia suscrito por empresas competidoras en el mercado puede contener desde renuncias a iniciar una acción de infracción marcaria entre las partes, hasta tener como efecto determinar las condiciones de comercialización para terceros que puede incluir la repartición de territorios. Es más, en la búsqueda de que el consumidor no se vea afectado, y que así sea aprobado por la SIC, las partes firmantes del contrato de coexistencia pueden establecer cláusulas que generen como efecto un acuerdo restrictivo de la competencia.

Desde su concesión, las marcas tienen el efecto en el mercado de generar repercusiones en la competencia, de allí que el titular tenga la capacidad y legitimidad para determinar si al renunciar a sus derechos o limitarlos permite que solo unos cuantos puedan explotarla, separando territorios, que es, al final, la concepción de la Decisión 486, para que existan acuerdos en la subregión y, así, no coincidan en el mercado geográfico.