La acción de nulidad contra el derecho de propiedad industrial infringido

Camilo Andrés Suárez Botero
Director del Área de Propiedad Intelectual
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU)

¿Qué efecto procesal tiene que el demandado en el marco del procedimiento jurisdiccional de infracción a un derecho de propiedad industrial plantee, por la vía de excepción, que el derecho sobre el cual se cimientan las pretensiones adolece de nulidad (absoluta o relativa, según sea el caso) y que, de contera, el proceso declarativo de infracción carece de objeto sustantivo? Mas allá de la viabilidad procesal de esta proposición, ¿este peculiar medio exceptivo podría encajar dentro de alguna excepción dilatoria al estar estas orientadas a que se conjure un vicio procedimental en una fase primigenia en la instrucción procesal?; ¿corresponde, por oposición a lo dicho previamente, esta eventual excepción a una de estirpe perentoria o de mérito encauzada a que se desestime el fondo de la pretensión de usurpación del derecho de propiedad industrial? o, en detrimento de lo anterior, ¿es improcedente que el demandado se defienda acusando de nulo el derecho que le endilgan estar infringiendo?

Estos interrogantes, además de requerir ser atendidos armonizando hermenéuticamente la legislación nacional con las interpretaciones prejudiciales rendidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), deben ser, sobre todo, satisfechos observando los principios de pragmatismo y concreción efectiva de los derechos reconocidos por la ley sustancial, así como el derecho fundamental al debido proceso.

Competencias

Con el fin de abordar este tema, conviene iniciar analizando cuál es el alcance de la competencia judicial del operador que conoce del proceso de infracción; es un aspecto determinante, porque, en Colombia, bien se trate del juez civil del circuito o de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, ninguno puede entrar a juzgar la legalidad del acto de concesión de una marca, de un diseño industrial o de una patente, ni por vía de pretensión de la demanda principal ni cuando corresponde a una pretensión dentro de una eventual demanda de reconvención que, hipotéticamente, formulase el demandado para dar pábulo a su alegación de nulidad del derecho.

Por supuesto, sería materialmente conveniente que el juez que dirime la controversia declarativa de infracción al derecho de propiedad industrial estuviese legalmente habilitado para resolver sobre la adecuada concesión del derecho basilar en que se apoyan las pretensiones, pues ello permitiría concentrar ambas actuaciones judiciales en el curso de un solo procedimiento, lo que se traduciría en la materialización plena de principios tales como eficacia, economía y coordinación procesal.

Siendo de lo anterior lo que fuese, lo cierto es que, en efecto, el demandado está legalmente habilitado para atacar por vía de nulidad el acto administrativo que concedió el derecho que presumiblemente está siendo vulnerado. Esta alternativa judicial no corresponde a una excepción previa, siendo tal vez la de pleito pendiente, reglada en el numeral 8° del artículo 100 del Código General del Proceso, la que, por sus contornos adjetivos y efectos de fondo en el plenario, más podría acercarse a la acción de nulidad. Tampoco se trata de una excepción de fondo, pues más allá de que se enfoque en deslegitimar la demanda de infracción por la ineficacia sobreviniente del derecho, ya dejamos claro que el juez no tendría competencia para decidir tal proposición, lo que la desnaturalizaría, por supuesto, como medio exceptivo idóneo para neutralizar las pretensiones.

Se trata, entonces, de un dispositivo jurídico diferente y, en ese sentido, las cuestiones por resolver son: (i) ¿es válido promover el medio de control de nulidad una vez el proceso de infracción ya se encuentra en curso? y (ii) ¿cuál es el efecto de que está litispendencia produce o debe generar de cara al trámite procesal en el que se juzga la comisión o no de la infracción?

Límites

Frente al primer interrogante tenemos la opinión que, en estricto sentido de Derecho, no debería existir un límite temporal más allá del de caducidad de cinco años propio de la acción de nulidad relativa que establece el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Consideramos que instituir un condicionante en términos de tiempo u oportunidad que ni la norma andina ni la legislación interna prevén para que el demandado en el proceso de infracción demande la nulidad del derecho cuya usurpación se debate supondría una vulneración al debido proceso de ese demandado que quiere ser demandante concurrente, al encontrarse con un requisito de procedibilidad atípico. Sin embargo, no puede negarse que sería ilegítimo, inconveniente y desleal procesalmente el concebir la acción de nulidad de la que puede echar mano el demandado infractor, como un mecanismo irreflexivo de dilación procesal.

Sobre este aspecto al que venimos refiriéndonos, el TJCA[1] se ha inclinado por considerar que “(…) en el caso de que haya dos procedimientos en paralelo, uno referido a la nulidad de un registro de propiedad industrial y el otro relativo a la acción por infracción del derecho sustentado en el mencionado registro, a menos que la legislación nacional disponga otra cosa, solo corresponde suspender la tramitación del procedimiento de infracción del derecho de propiedad industrial si es que la solicitud de nulidad del referido registro se presentó con anterioridad…”.

La postura del TJCA se decanta por condicionar la eficacia de la demanda de nulidad, (concretamente de que pueda llegar a incidir directamente en el proceso de usurpación), a que aquella se formule antes de haberse activado el proceso de infracción, anticipando, quizás, lo que podría ser el abusivo ejercicio de este medio de control por la mayoría de los demandados en procesos de vulneración a derechos de propiedad industrial. Un escenario de este calado, sin duda, haría prácticamente nugatorio el amparo efectivo del derecho menoscabado.

El mismo TJCA atempera esta consideración, al establecer que tal condicionante es exigible a menos que la legislación local disponga otra cosa. Dicho de otro modo, salvo que la ley interna establezca expresamente formalidad de tiempo o sustantiva alguna que habilite la formulación de la demanda de nulidad como excepción de fondo o de manera independiente, pero de forma posterior a la presentación de la demanda de infracción, será la postura del TJCA la que aplique.

Comisión de la infracción

En Colombia, como ya lo dijimos, y adentrándonos en las consideraciones frente al segundo interrogante que formulamos, el CGP no prevé tal requisito temporal como condición para que la nulidad impacte al proceso de infracción. De hecho, el artículo 161 del estatuto, al referirse a la suspensión procesal, establece que el proceso se debe suspender forzosamente: “… 1. Cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial que verse sobre cuestión que sea imposible de ventilar en aquel como excepción o mediante demanda de reconvención (…”. Y, seguidamente, el inciso segundo del artículo 162 prevé que: “… La suspensión (…) solo se decretará (…) una vez que el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de dictar sentencia de segunda o de única instancia”.

Teniendo en cuenta lo anterior, y más allá de los cuestionamientos y debates que esto propicie en línea con las cuestiones en materia de derecho procesal y constitucional esbozadas previamente, en nuestro país la demanda de nulidad formulada para censurar el derecho de propiedad industrial infringido sí produce el efecto de suspender el proceso de infracción, pero solo cuando este se encuentra pendiente de fallo en apelación. Es decir que por más de que la demanda de nulidad en contra del derecho de propiedad industrial se hubiese propuesto con sujeción al criterio interpretativo del TJCA (esto es, con antelación a que se instaure la demanda de infracción), existirá inevitablemente fallo de primer grado acogiendo o desestimando las pretensiones.

Esta ecuación procesal pareciera estar dirigida a mantener cierto nivel de equilibrio entre el riesgo que entraña el hecho de que se anule de forma sobreviniente el derecho y, con ello, desaparezca el fundamento angular de la acción de infracción ya resuelta en primera instancia y el riesgo (que parece ser más sensible y crítico) de que el titular del derecho industrial vea menguada la posibilidad de contrarrestar oportunamente el acontecer ilícito del demandado hasta tanto no se sortee y tramite un proceso judicial paralelo.

Gracias por leernos. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias, con los datos identificadores y documentos sin límite.

Paute en Ámbito Jurídico. 

Siga nuestro canal en WhatsApp.